Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Выяснив, что необходимое для индивидуализации товара обозначение  (товарный знак) уже занято, предприниматели обращаются в суд с требованием о прекращении его охраны, чтобы впоследствии зарегистрировать его на себя. Наиболее популярным основанием для подобного оспаривания при этом выступает неиспользование товарного знака правообладателем.

1. Понятие досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Ситуация с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования наиболее понятна если рассматривать её с позиции экономических отношений: у кого-либо есть право на товарный знак, однако оно никак не используется и не приносит своему владельцу (правообладателю) дохода или других явных экономических преимуществ. В то же самое время у другой компании назрела необходимость регистрации товарного знака, которая даст очевидные преимущества - позволит укрепить свою позицию среди конкурентов, получить доход. Как в этой ситуации поступить? И если вопрос о товарном знаке не решается в рамках деловых переговоров, то на чьей стороне будет закон в случае спора?

Вопрос в истории мировой практики решался по-разному, например, в Австрии, Испании и ряде латиноамериканских стран раньше действовало правило о том, что владелец товарного знака не использующий его не мог его лишиться или получить иные неблагоприятные последствия, то есть закон был на стороне первоначального правообладателя. Похожая ситуация была и в нашей стране до 1974 года, при плановой экономике и отсутствии конкурентного рынка роль товарного знака были формальной, нивелированной и сводилась к стимуляции выпуска качественных товаров.

В современных условиях правовое регулирование стран с развитыми рыночными отношениями основывает свой подход к товарным знакам на другом принципе, оно занимает сторону компании или предпринимателя, которому регистрация неиспользуемого знака мешает в ведении эффективного бизнеса. Такая позиция направлена на соблюдение баланса общественных и частных интересов, которому право интеллектуальной собственности уделяет особое внимание.

В России подход к правовой природе досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования является в теории права неоднозначным, но в целом принято и в правоприменительной деятельности следует рассматривать его как меру гражданско-правовой ответственности.

2. Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

Основные положения правового регулирования досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования предусмотрены ст. 1486 ГК РФ.

Часть 1 ст. 1486 ГК РФ говорит о том, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Говоря о "заинтересованном лице", следует считать, что в данном случае им может быть юридическое лицо или гражданин-предприниматель, права или интересы которого затрагивает оспариваемый товарный знак.

В заявлении должно содержаться ходатайство о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с тем, что товарный знак не используется. Имеется еще одно важное дополнительное условие для того, чтобы на основе поступившего заявления правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена: заявление должно поступить в палату по патентным спорам по истечении указанного трехлетнего периода неиспользования, причем на дату, предшествующую поступлению заявления, товарный знак продолжает не использоваться.

Пункт 2 ст. 1486 ГК РФ раскрывает понятие "использования" товарного знака, которое подлежит применению при рассмотрении поступившего заявления, т.е. "использованию" в смысле ст. 1486 ГК РФ.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Это "использование" по своему объему не совпадает с тем использованием товарного знака, которое составляет содержание исключительного права на использование. Кроме того, это "использование" должно осуществляться определенным лицом. Любое иное использование не считается "использованием" в смысле ст. 1486 ГК РФ и ведет к прекращению правовой охраны товарного знака.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Кроме того, правообладатель должен доказать, что осуществлявшееся использование товарного знака было "непосредственно связано с введением товара в гражданский оборот". Действия, указанные в подп. 2 - 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, следует считать всегда "непосредственно связанными с введением товара в гражданский оборот": эти действия всегда становятся известны третьим лицам (покупателям, потребителям), они свидетельствуют о намерении пустить товары, маркированные товарным знаком, в гражданский оборот, даже если фактически товары еще не находятся в гражданском обороте. Для признания товарного знака использованным закон не требует фактического нахождения товаров в гражданском обороте. Однако некоторые действия, указанные в подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, а именно - производство товаров с товарным знаком, их хранение и транспортировка (перевозка), не должны считаться "непосредственно связанными с введением товаров в гражданский оборот", поскольку они не становятся известны третьим лицам.

В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ, палата по патентным спорам при рассмотрении заявления о досрочном прекращении товарного знака вследствие его неиспользования может принять во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. То есть предусмотрено право палаты по патентным спорам оценить такие доказательства и либо согласиться с правообладателем, либо отвергнуть его доводы. Так, неиспользование товарного знака вследствие того, что судебные приставы или налоговая инспекция арестовала банковские счета организации, что впоследствии было признано незаконным, будет признано уважительной причиной для неиспользования. А в случае, если правообладатель выдал исключительную лицензию лицензиату, который взял на себя обязательство использовать товарный знак, но не использовал его - такое неиспользование не будет признано убедительным и достаточным доводом для неиспользования.

Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования означает прекращение действия исключительного права на товарный знак. Такое прекращение будет действовать с даты подачи соответствующего заявления (а не с даты регистрации!).

Из положений ст. 1486 ГК РФ следует также, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно также и в отношении лишь части товаров, а именно в отношении той части товаров, для которых товарный знак не использовался (когда товарный знак был зарегистрирован в отношении нескольких групп товаров и услуг МКТУ). Такое развитие событий возможно, когда правообладатель при регистрации включает в заявление классы МКТУ с запасом, а впоследствии не использует товарный знак в тех или иных видах деятельности, отраженных в МКТУ.

В таких случаях правовая охрана товарного знака сохранит свою силу в отношении тех товаров, для которых товарный знак действительно использовался. То есть возможно частичное прекращение правовой охраны товарного знака - правовая охрана товарного знака продолжает действовать, но в более узких рамках.

3. Правовая защита при прекращении охраны товарного знака вследствие его неиспользования

В практике существуют различные правовые обстоятельства, на основании которых правообладатель может быть лишен исключительного права на зарегистрированный за ним товарный знак и ситуации, когда законного правообладателя пытаются лишить прав на товарный знак, встречаются также часто как обвинения в незаконном использовании чужих торговых марок. Здесь важно понимать на сколько законна и обоснована позиция оппонента, который заинтересован в аннулировании товарного знака. В силу сложности правоприменительной практики, необходимости точного соблюдения норм ГК РФ о прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования важно доверять правовую защиту по таким делам профессионалам.

Если вы оказались в ситуации:

• когда ваш товарный знак вследствие его неиспользования могут "отвоевать" конкуренты;
• когда у вас острая заинтересованность в чужом (как вам кажется неиспользуемом) товарном знаке, самым правильным подходом будет не теряя времени поручить решение задачи патентным поверенным и юристам компании Ай Пи Про, имеющим большой опыт в подобных делах. 

При умелом использовании норм права и сложившейся практики, спор о товарном знаке может быть разрешен как в интересах лица, заинтересованного в досрочном прекращении охраны знака, так и в интересах правообладателя знака, защищающего свое право на собственность - всё будет зависеть от качества юридической защиты и скорости реакции на проблему.

Юристы и патентные поверенные на любой стадии спора о товарном знаке помогут оценить ситуацию, проконсультируют о возможных перспективах и укрепят вашу позицию в деле о досрочном прекращении правовой охраны.